Tribunale unificato dei brevetti (UPC) e diritto di opt-out, come funziona

Il Tribunale unificato dei brevetti (TUB in italiano, o UPC in inglese – Unified Patent Court) è la nuova Corte Internazionale prevista con l’entrata in vigore del brevetto unitario. La sua giurisdizione riguarderà le azioni di contraffazione, nullità, validità e accertamenti negativi sia per i nuovi brevetti unitari sia per i tradizionali brevetti europei.

Ricordiamo che il brevetto unitario conferisce la possibilità di richiedere un unico titolo brevettuale che abbia efficacia nei Paesi UE che hanno ratificato l’Accordo UPC, snellendo le procedure di concessione e mantenimento e riducendone quindi le spese.

>> Leggi il nostro approfondimento sul brevetto unitario

Cosa cambia con l’introduzione del Tribunale unificato dei brevetti?

Tutti i brevetti europei saranno sotto la giurisdizione delle corti UPC. Quelli con effetto unitario lo saranno in ogni caso. I brevetti europei “tradizionali” lo saranno a meno che non venga esercitata l’opzione di opt-out.

Il cambiamento più importante da segnalare è che le sentenze dell’UPC avranno effetto in tutti i Paesi che aderiscono al sistema del brevetto unitario, sia per le azioni legali ordinarie, sia per i provvedimenti urgenti. Così come la tutela diventa unitaria, lo diventano anche le sentenze.

Facendo un esempio pratico, una sentenza di nullità di un brevetto unitario causerà la perdita contemporanea del diritto in tutti i Paesi che hanno ratificato l’Accordo UPC (a oggi 17, in futuro fino a 25) dal momento che si tratta di un unico titolo la cui validità viene meno.

Lo stesso rischio esisterà anche per il brevetto europeo tradizionale che, soggetto alla giurisdizione delle corti UPC, se giudicato nullo sarà invalidato in tutti i Paesi che hanno ratificato l’Accordo. I titolari di brevetto europeo tradizionale possono evitare questo rischio rimuovendo i propri brevetti dalla giurisdizione dell’UPC esercitando l’opzione di opt-out.

Come si esercita il diritto di opt-out dal sistema del brevetto unitario?

In questo quadro, richiedere l’opt-out sarà possibile solo per un dato periodo, ossia a partire da tre mesi prima dell’entrata in funzione dell’UPC (Sunrise Period) e per tutta la fase transitoria. Questa durerà 7 anni dall’entrata in vigore del Tribunale unificato dei brevetti e potrà essere estesa per altri 7 anni.

Nel corso del medesimo periodo il diritto di opt-out può essere esercitato non solo dal titolare di brevetto concesso, ma anche dai richiedenti di domande di brevetto europeo. L’unico caso in cui la richiesta non è consentita è quello in cui il brevetto per il quale si intende esercitare l’opt-out sia stato già coinvolto in un’azione giudiziaria davanti all’UPC.

Inoltre, è possibile anche ritirare la richiesta di opt-out inoltrata per fare rientrare il brevetto nella competenza dell’UPC. Questo passaggio è però permesso una volta sola, in assenza di procedimenti avviati presso un tribunale nazionale.

In conclusione, quali saranno le possibilità per chi detiene o richiede un brevetto europeo?

Fin dal Sunrise Period e per tutto il periodo transitorio successivo all’entrata in vigore dell’Accordo, le possibilità per chi detiene o richiede un brevetto europeo tradizionale saranno due:

• Non fare niente: in questo modo, il proprio brevetto europeo passerà automaticamente alla giurisdizione dell’UPC con tutte le conseguenze che ne derivano.
  
• Depositare una richiesta di opt-out: in questo modo, solo i tribunali nazionali continueranno ad avere giurisdizione e gli effetti delle relative sentenze saranno nazionali, esattamente come adesso.

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Non esiste una risposta unica alla domanda se conviene o meno esercitare l’opt-out per i propri brevetti (o domande di brevetto) europei. I fattori da considerare sono numerosi: confidenza sulla validità del brevetto, numero dei paesi in cui è validato, strategicità della protezione, probabilità che venga contestato, se si possiedono altri brevetti che proteggono la stessa tecnologia, e molti altri. Allo stesso tempo, numerosi sono i possibili vantaggi e svantaggi della scelta di rimanere o meno sotto la giurisdizione delle corti UPC.

Per questa ragione, è necessario attivarsi per tempo ed affidarsi ad un esperto in Proprietà Industriale per eseguire una due diligence del proprio portafoglio brevettuale al fine di compiere le scelte migliori e più adatte al modello di business dell’azienda.