Considerazioni strategiche per la decisione di opt-out dalla giurisdizione delle UPC
Con l’entrata in vigore del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti, tutti i brevetti europei concessi e le domande di brevetto europeo saranno automaticamente sottoposti alla giurisdizione delle corti UPC. La principale conseguenza è che le sentenze emesse dall’UPC saranno valide in tutti i Paesi aderenti al sistema del Brevetto Unitario (attualmente 17, a regime 25). Quindi, ad esempio, una sentenza di nullità in questa giurisdizione farà perdere il diritto contemporaneamente in tutti i Paesi che hanno ratificato l’Accordo.
I titolari di una domanda di brevetto europeo o di un brevetto europeo “tradizionale”, tuttavia, possono esercitare il diritto di opt-out rimuovendo così i propri brevetti dalla giurisdizione UPC ed evitando questo rischio. L’effetto di opt-out è quello di riportare la giurisdizione ai singoli tribunali nazionali, esattamente come è stato finora. In alcuni casi potrebbe essere conveniente mettere in atto una strategia diversificata: quando un prodotto è protetto da più brevetti il rischio di un’azione di revoca centrale può essere mitigato escludendo una parte dei brevetti dalla giurisdizione UPC e mantenendo gli altri nel sistema.
D’altro canto, se il titolare di brevetto è nella posizione di intentare un’azione legale e ritiene il proprio brevetto particolarmente forte dal punto di vista della validità, può essere conveniente rimanere nella giurisdizione delle UPC portando avanti il contenzioso a livello unitario ed ottenendo una decisione (ordini di ispezione, inibitorie, sequestri) immediatamente esecutiva in tutti i paesi del sistema.
La strategia del contenzioso non è comunque l’unico fattore da tenere in conto. Alla luce di un sistema ancora nuovo e non testato, molti titolari di brevetti potrebbero ritenere che l’opzione più “sicura” sia quella di rinunciare a tutto, anche ai presunti benefici economici del Brevetto Unitario, per preservare lo status quo ed evitare qualsiasi rischio di “attacco centrale” presso l’UPC.
In alcuni casi, poi, l’opt-out potrebbe essere considerato come una misura temporanea, con l’intenzione di ritirarlo successivamente, una volta che l’UPC avrà dato prova di sé. L’opt-out, infatti, può anche essere revocato tramite una procedura di opt-in, che permette di rientrare nella giurisdizione delle corti UPC in un secondo momento.
Altri titolari di brevetti potrebbero essere invece più preoccupati dal fatto che i brevetti che hanno optato per l’esclusione possano essere esclusi anche da un sistema potenzialmente vantaggioso. Passare al Brevetto Unitario – e quindi alla giurisdizione UPC – dà infatti la possibilità di una maggiore estensione territoriale del brevetto, costi ridotti e procedure in generale più snelle. Rimanere fuori dal sistema può anche essere vissuta come un’occasione persa per poter influenzare quello che, in futuro, diventerà probabilmente il tribunale dei brevetti dominante nell’Unione Europea.
Per decidere se escludere o meno i propri brevetti dalla giurisdizione UPC è opportuno quindi porsi una serie di domande, per esempio:
- Il brevetto è o sarà mantenuto in molte giurisdizioni?
- Qual è il costo potenziale se si perde la protezione in più giurisdizioni?
- Quanto è probabile che terzi vogliano intentare un’azione di revoca del brevetto?
- Quanto è probabile che un’azione di revoca abbia successo?
Inoltre, influiscono nella decisione numerosi altri aspetti tra cui:
- L’ambito di protezione offerto dal brevetto
- La sua forza in termini di validità
- Il settore merceologico
- La portata del mercato protetto
- I territori dove si trovano potenziali contraffattori
Ricordiamo che l’opt-out può essere esercitato in qualunque momento nei primi 7 anni a partire dall’entrata in vigore del Brevetto Unitario e del sistema UPC. L’unico caso in cui non è più possibile richiederlo è la presenza di un’azione giudiziaria che lo coinvolge.
Scegliere se esercitare o meno l’opt-out non è facile. Come abbiamo visto, aderire al sistema del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti può comportare sia rischi sia vantaggi, che cambiano a seconda del settore, del tipo, del numero e dell’estensione territoriale dei brevetti. Occorre quindi valutare molto attentamente il proprio portafoglio brevetti e decidere in modo strategico come agire, quali escludere dal sistema UPC esercitando l’opt-out e quali mantenere nel sistema.
La consulenza di un esperto in Proprietà Industriale diventa a questo punto indispensabile per operare la scelta migliore con il dovuto anticipo, così da non farsi cogliere impreparati dal cambio di giurisdizione.
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